L'habit ne fait pas le moine : il ne suffit pas d'être un laboratoire d'Etat pour être expert attitré et, ainsi, se trouver dispensé de toute prestation écrite de serment !

Les marques de fabrique, de commerce ou d'industrie, telles que définies par l'article L. 711-1 du Code de propriété intellectuelle, sont pénalement protégées. Leur contrefaçon expose leur auteur à des peines délictuelles conséquentes, à savoir 4 ans d'emprisonnement et 400.000 € d'amende, peines qui varient selon els modalités de commission de l'infraction et auxquelles peuvent s'ajouter des peines complémentaires (Articles L. 716-9 à L. 716-11 du Code de la propriété intellectuelle). Ces peines sont autrement plus sévères lorsque l'infraction a été commise par une société (personne morale), ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 716-11-2 du même code.

Le délit de contrefaçon est un délit très technique qui requiert une véritable expertise pour en contester la caractérisation. En effet, il se trouve à la confluence de plusieurs matières : le droit de la propriété intellectuelle, le droit pénal mais également le droit douanier lorsqu'il est question d'importation, d'exportation ou de transport de produits contrefaits (il est alors question du délit douanier de contrebande, sanctionné par l'article 414 du Code des douanes. L'articulation des procédures douanières et pénales est explicité dans la circulaire n°2004-9/G3 du 9 août 2004 relative à la politique pénale en matière de contrefaçon).

Le délit de contrefaçon requiert une condition préalable pour être établi : il faut démontrer le caractère contrefaisant des marchandises qui, en substance, doit concerner une marque présentant un caractère distinctif (Art. L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle).

C'est alors que les qualités de procédurier de l'avocat, pénaliste mais aussi familier des autres matières sollicitées dans ce contentieux très technique, prennent toute leur valeur. Ainsi, en application des dispositions de l'article 384 du Code de procédure pénale, la juridiction répressive est, sauf exception ou droit réel immobilier, compétente pour statuer sur toutes les exceptions que pourrait soulever la défense. L'exception de contestation de la marque est au nombre de celles qui peuvent être invoquées devant le tribunal correctionnel. Un avocat pénaliste sera mettre en oeuvre cette exception de procédure.  De même, les douanes peuvent procéder à la saisie des marchandises présumées contrefaisantes (Art. L. 716-8-1 du Code de la propriété intellectuelle), saisies qui pourront être éventuellement contestées dans l'attente des actions civiles et/ou pénales susceptibles d'être engagées. Un avocat pratiquant le droit douanier, à la jonction du droit pénal, saura comment contester ces saisies.

C'est alors que se pose la question plus spécifique des expertises qui seront réalisées dans le cadre de l'enquête pénale (police, gendarmerie) ou, plus fréquemment, douanière, pour établir le caractère contrefaisant des marchandises. Des experts pourront être requis en application des dispositions de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, à la demande du procureur de la République ou sur son autorisation préalable, par un OPJ ou APJ, pour qu'il soit procédé à des constatations ou examens techniques ou scientifiques destinés à démontrer le caractère contrefaisant des marchandises.

Dans cette hypothèse, il convient de faire application des règles procédurales de droit commun. Si l'expert requis au stade de l'enquête n'est pas inscrit sur une liste d'experts auprès d'une cour d'appel ou de la Cour de cassation, il doit prêter serment, par écrit, d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette exigence résulte des dispositions combinées des articles 77-1, 60, alinéa 2, et 157 du Code de procédure pénale. A défaut, les opérations d'expertise sont nulles. Et, dans la mesure où elles permettent de faire la démonstration du caractère contrefaisant des marchandises, condition préalable à la caractérisation du délit de contrefaçon (et des délits douaniers qui peuvent s'y ajouter), leur nullité fait "disparaître" l'infraction, aboutissant à une relaxe du prévenu. La forme, qui n'est que le fonds qui remonte à la surface, vient, en définitive, l'annihiler.

Ce "piège procédural" vaut notamment, et aussi surprenant que cela puisse paraître (mais un véritable avocat pénaliste ne doit jamais se satisfaire des évidences), pour le Service commun des laboratoires des ministères économiques et financiers (SCL), qui réalise des expertises pour le compte de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF, dont les services déconcentrés sont les directions départementales de la protection des populations, les DDPI). Régulièrement requis (il existe 11 laboratoire et une unité de direction nationale implantée à Paris), ces laboratoires ne sont pas inscrits sur l'une des listes des experts visées à l'article 157 du Code de procédure pénale. Aussi, lorsqu'ils sont requis en application des dispositions de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, ils doivent, au préalable, prêter serment par écrit. A défaut, leurs analyses sont nulles !

L'habit ne fait définitivement pas le moine ! Pas plus que la tonsure d'ailleurs...

Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste titulaire du certificat de spécialisation en Droit pénal, mention spécifique en droit pénal des affaires, vous conseille et vous assiste.